商标纠纷之福州冠华金属制品有限公司图形商标争议行政纠纷案（二）-公司宝官网

商标纠纷之福州冠华金属制品有限公司图形商标争议行政纠纷案（二）

更新时间：2021-11-29 17:20:52

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通过上篇内容，大家应该已经了解了该商标纠纷案的相关内容，接下来就和公司宝来看看代理人是怎么通过通常情况下关于在先著作权的认定、商标法中关于在先著作权认定的条件、实务中易产生争议的问题来对该案件进行解析的。

商标纠纷之福州冠华金属制品有限公司图形商标争议行政纠纷案（二）

【代理人评析】

1、2013《商法第32条解读2013年《商标法》第32条关于保护在先权利和禁止抢注他人在先使用并有一定影响的商标的规定，是体现诚实信用原则、遏制恶意抢注商标的重要法律依据。

申请注册商标不得与他人在先取得的权利相冲突，也不能损害他人现有的在先权利，商标法的这一规定是一种概括性、开放性的规定。实践中，在判断是否构成在先权利时不仅要考虑《商标法》已有特别规定的在先权利，也需要根据民事法律规定的属于应予以保护的合法权益，综合当事人的主张和证据进行认定。从学理上讲，在先权利是指在申请注册商标之前的他人已有的合法权利，其对象为其他知识产权或者民事权利，包括但不限于下列权利：商标权、外观设计权、著作权、地理标志权、商号权、姓名权、肖像权等。2008年《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第1条规定：“原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼，符合民事诉讼法第一百零八条规定的，人民法院应当受理。“这一条款一方面在于遏制为了攀附他人著作的良好声誉，获得更高的收益和消费者关注度，从而进行恶意的商标抢注。另一方面，也是对他人创造的智力成果和合法权益的尊重，要求在商标注册等有关活动时，商标注册人要顾及他人合法利益，注册商标的构成要素中如果包含他人已创作的成果或者他人合法权益的客体内容，则必须取得该权利人的许可后方可进行注册。

2.通常情况下关于在先著作权的认定

(1)2013年《商标法》第32条语境下的著作权的内涵

著作权，是指自然人、法人或者其他组织对文学、艺术和科学作品依法享有的财产权利和精神权利的总和。就精神权利来说，著作人身权包括发表权、署名权、修改权、保护作品完整权，在商标注册中利用他人在先享有著作权的作品。如果该作品未发表，则可能会涉及侵犯他人的发表权如果该作品已发表，则有可能侵犯他人的署名权或者保护作品完整权。就著作财产权来说，我国《著作权法》一共罗列了13项具体的权利但并非是穷尽式列举比如复制权、发行权、展览权、信息网络传播权、改编权和其他法律赋予的权利等。这里的兜底条款“其他法律赋予的权利”与2013年《商标法》第32条之规定相契合。

通常情况下，著作权的客体对应的是作品，只有作品才享有著作权，我国《著作权法》中保护的作品一共有九种，比如文字作品、音乐作品、美术组品、摄影作品等。但是，在2013年《商标法》第32条语境下有关在先著作权的作品范围有所扩大。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(以下简称《规定》)第19条第1款规定：“当事人主张诉争商标损害其在先著作权的，人民法院应当依照著作权法等相关规定，对所主张的客体是否构成作品、当事人是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人以及诉争商标是否构成对著作权的侵害等进行审查。”这一款明确指出依据《著作权法》相关规定来判断是否构成作品，是否享有著作权。

该《规定》第22条对诉争商标损害角色形象、作品名称、作品角色名称类的注册行为作出相关说明。该条第1款规定：“当事人主张诉争商标损害角色形象著作权的，人民法院按照本规定第十九条进行审查。”在实践中，很多作品中的角色形象是可以单独作为美术作品进行保护的，比如米老鼠、唐老鸭、白雪公主等，属于著作权法所规定的作品类型，因此可以按照前述第19条的规定，按照著作权法的相关规定审查。该条第2款对作品名称、作品角色名称的保护作以规定。从严格意义上来讲，我国《著作权法》并未将此两种情形纳人作品的范围，但是由于作品的知名度较高，会导致作品名称或者作品角色的名称拥有较高的市场开发价值，他人可能会利用作品积累的市场良好影响将作品名称、角色名称作为商标注册使用在某些商品或者服务商上。从第32条的立法本意来看，这种情况容易误导消费者该商品或者服务的来源与该作品的作者或者享有著作权的人存在某种特定联系，如代理关系、许可使用关系等。这种行为一方面会损害相关权利人进一步开发该作品名称、作品角色名称的商业价值，另一方面此类抢注将不利于商标市场维持良好的竞争秩序。因此，在考虑到防止不正当占用他人的经营成果、保护合法权益的同时，又要避免损害社会公众对公共文化资源的正当使用《规定》第22条将作品名称、作品角色名称作为了作品的一部分，给予了类似著作权的保护，只要在著作权保护期内，权利人可以依据2013年《商标法》第32条对该商标提出异议或无效申请。司法实践中已经对如“蜡笔小新”功夫熊猫”等知名的作品名称或者角色名称给予了保护，但是在个案中的判断标准上各级法院还没有达成统一的标准。

综上所述，2013年《商标法》第32条语境下“在先权利”中的著作权保护范围可以认为得到了一定扩张，不仅仅局限于目前已有的作品类型对作品的部分构成要素也可以做出类似的保护。

(2)商标法中关于在先著作权认定的条件

①在系争商标申请注册之前他人已经在先享有著作权

从立法本意上看，“在先权利”必须先于商标注册人在申请注册商标而存在，但是我国商标注册审查周期较长，时间节点较多《商标法》也未对在先权利的判断日期作以规定，因此具体以申请日，还是以授权日来判断在先权利起初还存在一定争议。目前，经过多次的司法实践，最高人民法院发布的《规定》第18条明确了判断是否损害在先权利的时间点一般为诉争商标申请日，也即在诉争商标申请日以前存在在先著作权的，该注册行为会损害在先权益，所以不予注册。若诉争商标申请日时，在先著作权不存在或者已经消灭的，则不能构成商标注册的障碍，故不因之前存在过在先权利而影响诉争商标的注册。申请注册的商标享有有优先权的，应以优先权日作为是否存在在先著作权的判断日期。

②系争商标与他人在先享有著作权的作品相同或实质性相似

《商标法》第32条所要解决的在利问题中，在著作权的权属、否构成著作权法意义上的作品、是否在著作权保护期间内诉争商标与作品是否构成实质性相似等问题，都需要依据《著作权法》的规定进行判断。这一点最高人民法院在《规定》中有明确的说明。因此，值得我们注意的是，商标法意义上的相同或者相似与著作权法上的作品相同或者实质性相似的判断标准并非一致。

在商标法意义上，判断商标是否构成近似的前提是是否注册使用在相同或者类似商品上，以相关公众的一般注意力为准，因此需要结合具体商品或者服务来认定商标是否近似的问题。而在著作权法意义上，实质性相似的判断难度远远高于商标近似的判断，并且司法实践中的判断标准并未达成统一。作品的实质性相似判断主要是基于“思想表达二分法”的理论而产生，我国法院司法实践中主要存在以下几种判断方法：整体观感法，抽象测试法，抽象测试法与整体观感法相结合、以抽象测试法为主，对整体观感法持谨慎运用。所谓整体观感法是指以作品整体为判断依据包括作品的架构、组成部分等，就作品整体观察所得或者给人的整体意境也属于“表达”的范围，把重心偏重于与“思想”接近的这一端，这种判断方法类似于商标近似中“相关公众的一般注意力”标准。抽象测试法是指将作品层层剥离和划分，将一些常见的或者有限的公共领域的表达分离出来，对比作品独有的表达之处，从而判定是否构成实质性相似，大多数时候这种判断被运用于文字作品的对比中。

而在商标注册过程中判断是否与享有在先著作权的作品构成实质性相似时，法院大多数采用整体观感法，一方面是因为有关在先著作权的争议一般不会涉及类似小说这种长篇文字作品，不适宜采用抽象测试法，另一方面大部分案件都是以侵犯在先美术作品、作品名称等起诉的，在整体抄袭或较为明显抄袭的情形下，适用整体观感法来判断更为简便和直接。在“杜桂彬诉商标品审委员会及第三人好维股份有限公司等”一案中，北京知识产权法院在判决书中指出：“关于实质性相似要件，经比对诉争商标图形与涉案作品在图形的整体结构、各元素的布局和角度基本相同，构成实质性相似”。最高人民法院在审理埃索黄金眼商标无效宣告”一案中，认为“被异议商标与米高梅公司1987年雄狮标识’作品相比，相同之处包括十字形象、环绕在外的圆圈、飘带图案，其不同之处是被异议商标的飘带不是电影胶片形式，且被异议商标的图形下方还显著地标有英文字母'ASOO’……米高梅公司1987年'雄狮标识’作品与其自1924年起使用的雄狮图形的设计手法、整体视觉更为相似，而与被异议商标的差异加大”。因此，最高人民法院最后判定诉争商标与在先作品整体上差异较大，不构成实质性相似。系争商标注册申请人接触过或者有可能接触到他人享有著作权的作品

在处理注册商标与享有在先著作权的作品的问题中，我们需要实际考察诉争商标注册申请人接触在先作品的可能性。实践中，在注册申请商标前存在在先作品并不意味着该商标一定会被驳回或者宣告无效。对未发表或者只在某一区域发表的作品，他人也可以就其自己以该主题创作的相同作品申请商标注册，其主要原因是只要满足独创性和可复制性即可成为独立的一部作品。《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第15条规定：“由不同作者就同一题材创作的作品，作品的表达系独立完成并且有创作性的，应当认定作者各自享有独立著作权。”商标在设计过程中难免会就某一主题重复开发，导致与在先作品相冲突的情形，因此在这种情况下法律予以一定的谅解，当然这需要一定的证据证明商标独立设计的过程。如果没有相关证明，在诉争商标申请日之前，涉案作品如果已被书籍电视、报纸及杂志期刊等媒体大量宣传涉案作品处于可被公众获知的状态，商标注册申请人具有接触到涉案作品的可能性，则法院更加倾向于认为注册申请人具有利用在先作品的故意。系争商标注册申请人未经著作权人的许可对他人作品的使用正当性主要有三个来源，一是经著作权人的许可或转让，是满足法定许可的要件，三是构成合理使用。在使用他人在先作品进行商标注册时，由于具有商业性营利的目的，因此很难认定为合理使用，同时也无法构成法定许可的法定情形。因此，使用他人作品进行商标注册必须经过在先著作权人的同意和授权，否则将会损害相关权利人的利益。

(3) 实务中易产生争议的问题

①是否构成作品

最高人民法院发布的《规定》第19条指出，当事人主张诉争商标损害其在先著作权的，人民法院应当依照著作权法等相关规定，对所主张的客体是否构成作品进行审查。《著作权法实施条例》第2条规定，作品是文学、艺术或者科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。我国《著作权法》中一共规定了九类作品，但并非是穷尽式列举，只要满足“独创性”和“可复制性”是两大实质性要件就可以构成著作权法意义上的作品。而在司法实践中，如果他人的在先作品存在实质性瑕疵，则很难成为注册商标的障碍，比如在先作品并没有达到独创性的要求，商标注册权人可以主张该作品为公共领域的知识信息，不构成2013年《商标法》第32条意义上的损害他人在先权利的行为。当然，有关作品独创性的问题，在我国立法和司法中并没有要求独创性的高低，只要有证据证明该作品由作者独立创作出来的，不是对现有作品的抄袭模仿，便能满足这一法定条件。

②著作权形成的时间

在判断注册商标是否损害他人在先著作权时，必须满足他人的作品还处于著作权法保护的法定期间内，否则该作品已进入公共领域，便不再享有在先权利。因此，判定该作品著作权形成的时间对此类案件的审理有很大的影响。本案中，诉讼双方当事人就作品的形成时间产生争议，因为在我国作品一经完成便自动享有了著作权，这对判断作品的保护期限以及是否构成在先作品具有决定性意义。著作权登记证书在我国只能作为认定享有著作权的初步证据，如无相反证据情形下，应当将著作权登记证书里标记的时间视为创作完成之日。如果有其他证据材料证明作品的完成时间的，以该证据为准。

③证明材料要求

《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》第22条规定，商标标志设计底稿、著作权登记证书、商标标志委托设计合同、著作权转让合同等可以作为确定商标标志著作权归属的初步证据。但是，仅有商标异议或者无效申请后取得的著作权登记证书，不足以证明作品著作权归属。

最高人民法院发布的《规定》第19条第2款规定，商标标志构成受著作权法保护的作品的，当事人提供的涉及商标标志的设计底稿、原件、取得权利的合同、诉争

商标申请日之前的著作权登记证书等，均可以作为证明著作权归属的初步证据。

该条第3款规定，商标公告、商标注册证等可以作为确定商标申请人为有权主张商标标志著作权的利害关系人的初步证据。

著作权权属证明指一切能够证明著作权归属的证明材料。但实务上著作权权属证明主要是指著作权登记证书以及设计手稿等。提供著作权权属证明，证明效力最高的一般是各级版权局颁发的著作权登记证书，有确切相反证据推翻的除外。

著作权权属证据的保留方法根据不同的作品以及作品形式而有不同。常见的主要有：第一公开发表，通过多种形式的发表。例如，在报纸、杂志、博客论坛等以及充分利用目前的各种新媒体，诸如微信群、微信公众号等。发表时要特别注意署名和时间并做好证据留存工作。第二，保留创作稿件等原始资料。第三，以文字形式记录自己创作灵感的来源。第四有条件的可以举办作品展览。第五，针对一些特殊作品应该有针对性的保留证据，比如保留摄影作品用底片或者数码摄影的原文件等。

维护自身著作权益首要的就是证明自己的著作权属如果不能证明自己拥有著作权，就无法维护自身合法权益。收集证据时需要注意著作权权属证据的时间以及能够完整体现作品的原貌。单一证据就可以完整体现作品或者若干证据结合来体现作品，如果证据不能完整体现作品原貌将难以维护自身权益。

律师提示：

证据所反映的自身拥有著作权属的时间必须早于侵权作品的时间，否则也难以证明他人作品侵权。

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