商标纠纷之“仕德伟”商标异议复审行政纠纷案（二）

通过上篇内容，大家应该都已经知道了“仕德伟”商标纠纷的具体内容，接下来就和公司宝一起来看看代理人是怎么通过2013年《商标法》第32条之解读、主张在先企业名称权的适用条件以及对他人未注册商标之保护的相关内容来对该案件进行解析的。

【代理人评析】

1.2013年《商标法》第32条之解读

商标作为一种商业符号，目的是让消费者区分商品与服务的来源，防止混淆，具有很强的显著性。这种显著性包括“识别性”和“区别性”两部分内容，其主要有两种来源：一是商标本身固有的显著性二是通过使用产生的显著性。商标本身固有的显著性可以来自商标本身的设计，也可以依附于具有一定影响力的其他标志或符号，比如社会知名人物的姓名、著名作品的名称等。在现实生活中，不乏有人将他人具有一定影响力的特定符号或者标志注册为商标，以此投机获得利益。

2001年我国《商标法》第一次将此类抢注行为纳人商标注册的规制对象中，着重强调了商标注册程序中对他人在先权利的保护原则，体现了诚实信用原则在商标领域的实践，同时也是遏制恶意抢注商标的重要法律依据。

2013年《商标法》第32条前段规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”该部分是保护在先权利的概括条款。而第32条后段规定“也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”实则是对前半句的在先权利保护特殊情形作出的特别规定。最高人民法院2010年颁布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》(以下简称《意见》)中指出人民法院审查判断诉争商标是否损害他人现有的在先权利时，对于商标法已有特别规定的在先权利，按照商标法的特别规定予以保护；商标法虽无特别规定，但根据《民法总则》和其他法律的规定属于应予保护的合法权益的，应当根据该概括性规定给予保护。从目前司法实践和学术研究的结果来看，在先权利主要包括但不限于在先商标权、著作权、外观设计权、在先姓名权、肖像权、在先企业名称权等。这些权利的客体共同性在于均是以文字、图形或图案及其组合的形象化标志。近年来司法实践中在先权利的范围逐渐向“在先权益”的方向不断扩张，根据最高人民法院2017年发布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(以下简称《规定》)，将该条款定位为一种完全开放性的规定，既包括法律有明确规定的在先权利，又包括其他应予保护的合法权益，如角色形象、作品名称以及角色名称等内容。

本案中，主要涉及他人在先企业名称权与在后注册商标之间的争议，故而将重点解析商标异议程序中，在先企业名称权的适用范围，以及对未注册的具有一定影响力商标的保护。

2.主张在先企业名称权的适用条件

(1)在先企业名称权的判断应以“混淆原则”为前提

商号与商标同属商业标记，功能上具有交叉和重叠，都可以区分商品和服务的来源，标识经营主体。在先企业名称权与在后注册商标产生的冲突的原因在客观上表现为二者具有共同的选材要素，一般为特定文字的组合。当商标注册人选用了与在先商号相同或者近似的文字作为商标注册时，两种权益的冲突便已经酝酿。究其根本，造成两种权利冲突的根本原因一方面在于商标与商号的注册登记机关并不统一信息不对称。另一方面也不能排除在后商标注册人意欲搭乘他人商业信誉便车的动机。

从立法文本上看2013年《商标法》第32条并没有对他人“在先权利”的范围进行更细致的界定，似乎只要他人享有在先权利便可以阻止商标申请人的注册行为。然而，司法实践中并非如此，其主要原因有两点，一是此条款是为了制止商标注册人的不正当的抢注行为，而促使这类抢注行为发生的内在动因在于该标识具有潜在的市场价值如名人效应、商誉价值等。二是商标本身产生于社会公有领域的素材如果对所有他人的在先权利都进行保护必然会导致商标资源的枯竭。因此，在适用2013年《商标法》第32条时，法院并不会对所有涉及的在先权利进行无条件保护。本案中，北京市高级人民法院认为《商标法》第32条旨在避免相关公众对系争商标与企业商号产生混淆误认，对在先商号的使用给予必要的保护，但该保护一般情况下应以其提供的商品或服务类别为限。法院认为对在先商号保护，应当遵守“混淆原则”，也即在后注册的商标会造成消费者混淆商品或服务来源的前提下，才对在先商号权进行保护。

《规定》中明确设立这一判断标准，该规定第21条指出当事人主张他人注册商标损害在先商号的，需满足“他人未经许可申请注册与该字号相同或者近似的商标，容易导致相关公众对商品来源产生混淆”的条件。需要注意的一点是，该条第2款规定，对于已经具有一定的市场知名度并已与企业建立稳定对应关系的企业名称的简称，也可以作为在先权利受到保护，这里突破了商号的完整性，实践中企业名称简称受到保护的例子有“建行”“广本”等。

(2)构成在先商号的判断时间点

《意见》第17条第2款规定，一般情况下，对是否构成在先权利的判断应当以诉争商标申请日为准，也即如果在先权利形成于商标注册日之前，且注册会给在先权利带来损害的，则不应予以注册。如果在先权利于商标申请之日时尚未形成或已经消灭的，则不能成为商标注册的障碍，因为此时的商标申请人在提出注册申请时没有任何主观恶意或过错。2013年《商标法》第32条的目的在于避免权利的冲突，即使诉争商标申请时存在在先权利，但如果在诉争商标核准注册时在先权利已不存在，则权利冲突的障碍已经消除，故不能因之前存在在先权利而影响诉争商标的注册。

(3)主张在先企业名称权主体必须适格

在商标注册申请的异议程序中，主张在先企业名称权的异议主体必须适格，这里主要涉及“利害关系人”的界定。2013年《商标法》第33条规定：“对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，可以向商标局提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。一般情况下，商号的所有者即可成为注册异议过程中的适格主体，但是实践操作中不乏子公司、分公司进行异议申请，这类人能否主张在先企业名称权呢？

在第3633468号“威尼斯”商标异议案中，异议申请人拉斯维加斯莎士公司系美国内达华洲威尼斯人集团、威尼斯人(澳门)股份有限公司的关联企业，后两家公司均是异议申请人的控股公司，被异议人为深圳威尼斯酒店。该案中，商标评审委员会认为由于上述关联关系，莎士公司可以成为其关联企业“威尼斯人”商号的利害关系人。但是，一审和二审法院均否定了这一观点，认为“利害关系人”应当理解为在先权利人、被许可使用人、在先权利继承人等，不应当包括具有控股关系的关联企业。实践中，从公司法的角度来看母子公司系两个完全独立的法人主体，能够分别承担民事责任，因此在商号相同的情况下，子公司不能以其母公司的商号形成于注册商标之前，从而对注册商标提出异议，主张在先企业名称权。而对于分公司而言，不具有独立的法人资格，而是作为总公司的分支机构，由总公司承担相应的民事法律责任。因此，分公司作为总公司的延伸，可以依据2013 年《商标法》第 33条提起注册商标侵害其总公司在先商号的异议程序。这一结论在第4213228号“锡林小肥羊欢城”商标异议案中已经得到印证。

本案的特殊点在于仕德伟集团公司与仕德伟缝纫机公司，虽然两者法定代表人均系一人，但没有证据表明两者之间存在紧密的联系，如总公司与分公司的关系，而是作为各自独立的法人，依法从事相关活动。因此，仕德伟集团公司无法以仕德伟缝纫机公司的在先商号启动异议程序，而仕德伟集团公司成立时间晚于异议商标注册时间，也不符合《商标法》第32条中先于申请日形成的在先权利之要件。所以，在异议程序和诉讼程序中提出在先商号受到损害的请求，难以得到认定。

(4)在先商号需具有一定的知名度

根据《企业名称登记管理规定》，一般情况下企业名称的构成为“行政区划+商号+行业类别+组织形式”，其经营业务领域和经营地域一般都有一定的范围同一个商号可能在不同的行政区划内分别获得企业名称的注册。换句话讲，企业所享有的名称专用权仅限于登记主管机关的管辖范围。所以并不意味着商标申请人的注册行为一定就会损害到在先商号所有者的权利，一方面可能因为该企业经营商品或服务的类别与商标注册者申请的核定使用范围相去甚远，基本不会造成消费者的混淆；另一方面由于该企业经营的地域范围有限，商标注册者不一定就是出于抢注的目的，或许仅仅是巧合和偶然的因素。在这两种条件下，商标注册人的注册行为并不能被《商标法》第32 条所排除。

之所以《规定》第21条和《商标审查及审理标准》规定，主张在先商号的，应当满足证明该商号或字号具有一定的市场知名度，其目的是防止商标注册人搭乘其他企业良好商誉的“便车”，恶意抢夺他人的竞争市场。这里隐含的一层意思是，商标注册人在明知或者应知该商号存在的前提下，对该商号进行了商标的注册。具有一定知名度的判断应当从商号登记时间起算，从该商号从事经营活动的时间跨度、经营绩效、地域范围、广告投入等因素综合考虑。在第3839502号“耀华商厦”商标异议案中，法院认定被申请人与申请人同处河北省黄骅市，地理位置的便利性大大增加了被申请人知悉申请人在先使用“耀华商厦”商号的可能性。加之申请人在被异议商标注册前在当地媒体的宣传报道，以及商业性使用在当地形成了一定的知名度，故被申请人的注册行为应当给予否定性评价。

本案与上述案例不同，商标评审委员会认为仕德伟集团公司提交的证据不足以证明其将“仕德伟”作为商号在先使用在“服装”等商品上并有一定知名度，故被异议商标的使用或注册申请未构成2001年《商标法》第31条所指的“损害他人现有的在先权利”之情形。法院的标准变成了“在先商号要在申请注册商标核定范围的商品或服务上使用过”并且“该商号具有一定知名度”，严格遵循了“混淆+知名度”的判断模式。

但是，混淆原则在他人主张在先企业名称权时并非是绝对性要件，尤其当在先商号的知名度达到一定高度时，便可以进行商品跨类的保护，不再局限于企业名称中商号本身限定的行业领域比如某些大型国企的商号。在第1988700号“小肥羊”商标异议复审案中，被申请人将“小肥羊”字样申请在了矿泉水等商品上，而申请人内蒙古小肥羊公司的经营范围仅限于餐饮服务行业，商标评审委员会与一审法院都认为两者使用的商品服务范围相差甚远，不会造成混淆，因而不会损害“小肥羊”在先商号。但是，二审法院推翻了这一观点，认为内蒙古小肥羊公司提供的证据足以证明“小肥羊”商号在餐饮行业具有较高知名度，将其使用在矿泉水商品上会使消费者以为两者之间存在特定联系，因此对被异议商标的注册不予核准。上述案例对混淆原则进行了扩大适用，对具有较高知名度商号，只要能使消费者产生特定联系，即可适用2013年《商标法》第32条之规定。

除了上述具有较高知名度的商号，“中华老字号”的保护会完全突破混淆原则和经营地的适用。“中华老字号”专指具有悠久历史，世代传承的产品、技艺或者服务，在长期的经营活动中，取得消费者的广泛认同，一般具有很高的品牌信誉，典型的如“同仁堂”“内联升”等，其知名程度可以达到驰名商标的水平。因此，其保护范围也会比普通知名商号的范围更广，法院在认定“中华老字号”构成在先商号时会更加偏向于商品或服务的跨类保护，甚至是跨地区保护。

3.对他人未注册商标之保护

在我国，商标的取得采取了商标注册制度和申请在先原则，虽然这种制度对商标的管理秩序起到了稳定的作用，但同时也会给利用注册程序进行不正当竞争、损害未注册商标所有人的正当权益的人留下可乘之机。商标法不仅要维持商品与商标之间的紧密联系，防止消费者混淆，而且也要求商标注册申请人遵循诚实信用原则维持市场的良好竞争秩序。因此，我国在几次商标法的修改中都强调对未注册商标的保护，现行《商标法》第32条后半段将“他人已经使用并有一定影响”的商标作为一种特殊情形予以了保护。可见我国商标法目前采取的是申请在先原则为主、使用在先原则为辅的立法构造。当然，我国对未注册商标的保护具有一定的要求，在《意见》第18条和《规定》第23条中都对未注册商标的保护进行了限定，主要由以下几个要素：

(1)未注册商标已经在先使用。根据《意见》未注册商标需在中国境内实际使用，也即必须建立商标与商品或服务之间的稳定联系商标应附着于商品或服务流通在相关市场中，而不能仅存在于广告宣传或者交易文书中。

(2)未注册商标有一定影响。有抢注行为并不意味着该商标具有一定影响力在先使用人必须举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传，在中国市场范围内为消费者所公知。此时，商标注册申请人主观上才有明知或者应知该商标的可能，才能推定其构成“以不正当手段抢先注册”。

(3)只能禁止他人在相同或类似商品上抢先注册相同或近似商标。这一点是为了区分有一定影响力的未注册商标和驰名商标保护的范围，因此只是将未注册商标的保护限定在了相同或者类似商品上，否则会使对有一定影响的未注册商标的保护强于驰名商标。

我国的企业名称权即商号是在区分地域的范围上考量是否存在冲突的，而商标权是全国范围内具有排他性的。企业在确定知识产权战略时选择商标与商号一致，选择商标与商号不一致：选择在住所地的县级登记企业名称，选择在市级、省级登记企业名称，将字号登记成全国无区域的企业名称，或者在香港登记与国内一致商号的企业名称。以上战略并不能简单地评判优劣，需要根据企业的商标情况、规模、发展阶段、品牌战略、品牌的多样性、国际战略、商号权显著性等方面进行综合的考量再做出适合企业发展的战略。

商标权与企业名称权冲突的案件量呈上升趋势，在先权利人除了证明在先权利外还应当证明共同存在于市场容易导致消费者误认、容易导致市场混淆的可能性。如果以损害在先企业名称权为由提起的商标异议或者商标无效，需要证明：(1)在系争商标申请注册之前即已在先登记或使用商号；(2)商号在中国相关公众中具有一定的知名度：(3)系争商标的注册与使用容易导致相关公众产生混淆，致使在先商号权人的利益可能受到损害。在致使在先有较高知名度的商号权人的利益受到损害的认定方面，有一些法院在混淆可能性的认定上可能会采取相对宽松的标准，将存在关联性的商品或者服务亦纳入了保护的范围，这点值得企业特别注意。

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