商标法原理与案例之在先使用抗辩（一）

商标法原理与案例之在先使用抗辩，如何判断商标在先使用抗辩？怎么理解“在先”的时间点？如何判断使用人已经突破“原有范围”？突破了“原有范围”的法律后果是什么？下面就和公司宝一起来看看这些问题的答案。

一、基本含义和主要问题

《商标法》第59第3款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。本款规定即为商标在先使用抗辩，是2013年修订《商标法》时为了平衡商标在先使用人和注册商标专用权人之间的利益而新增加的内容，主要目的是保护那有一定影响但未注册的商标所有人的权益。《商标法》第32条后段只是在商标授权确权阶段对未注册商标提供保护，本款则在商标侵权阶段对满足特定条件的未注册商标持有人提供了一项积极抗辩。

为了避免对商标注册制度造成冲击，本条严格限定了在先使用抗辩的成立条件。立法机关指出，首先，在先使用的未注册商标必须是具有一定市场影响的商标；其次，在先使用的未注册商标只能在原使用范围内继续适用；最后，注册商标专用权人可以要求在先使用的未注册商标附加适当区别标识以免发生混淆造成消费者误认。上述第一个限定是从此项抗辩构成的角度后两个限定是当抗辩成立之后的效果的角度。

就第一项限定而言，“未注册商标的在先使用”，要求先于“注册商标的申请”和“注册商标的使用”。就后两项效果限定而言，究竟怎么理解“原有范围”？如果使用人扩大生产销售规模，是不是突破了“原有范围”？如果使用人做出新的使用许可，是否突破了“原有范围”？如果使用人改变销售方式，是否突破了“原有范围”？最高人民法院指出，确定商标先用权抗辩中的“原有范围”，应主要考虑商标使用的地域范围和使用方式。在商标注册人申请或实际使用商标后，在原实体店铺影响范围之外增设新店或拓展互联网经营方式的，应当认定已经超出了原有范围。下面的“启航考研案”判决指出：使用的主体是否仅限于“在先使用人”本人及在先已获授权许可的“被许可使用人”，这是否过于绝对？在先使用主体是否还应包括在先使用人的继受者？一旦突破原有范围，商标权利人可否诉请认定使用人构成商标侵权？其所能主张的损害赔偿数额，是超出原有范围部分的使用行为吗？

本条还涉及与《反不正当竞争法》第6条之间的协调，主要体现为两个问题。第一，在同一标识上存在注册商标权和名称包装装潢权益时，权益人该如何选择请求权基础？可以自由选择其一，还是应当释明优先选择注册商标权？这涉及《商标法》与《反不正当竞争法》之间的关系问题。第二，当被告就同一标识享有注册商标权并规范使用的情形下，原告以在先使用的名称包装装潢权益为基础请求被告停止使用，可否支持？如果答案肯定的话是否超出了《商标法》第59条第3项的制度本意？是否使名称包装装潢权益的性质绝对化了？上海市浦东新区人民法院指出：“有一定影响的商品装潢系《反不正当竞争法》明确规定的受保护权益，其与注册商标权分属彼此独立的知识产权类型。相关司法解释也明确在先取得的合法权益包括商标权、知名商品特有装潢等。商标权与'有一定影响的商品装潢’在构成要件形成时间、权利客体、保护范围及期限等方面均不同。特别是根据《商标法)第三十六条规定，经审查异议不成立而准予注册的商标，商标注册申请人职得商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日起计算。自该商标公生期满之日起至准予注册决定做出前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或相近似的标志，无法通过商标侵权进行法律救济。因此，在被诉侵权行为可能同时构成商标侵权及不正当竞争时，属于请求权竟合。在涉及请求权竞合的案件中，权利人可以明确择一法律关系对涉案行为进行主张。”“纽巴伦公司使用的斜杠N标识虽系其注册商标，但原告的鞋两侧字母装潢使用在先。”“被控侵权行为是否为注册商标的使用行为，不构成不正当竞争案件的抗辩事由。只要被告在后的标识使用行为与他人在先有一定影响的商品装潢构成近似，容易导致消费者混淆的，就构成不正当竞争。”你怎么看待这个判决？

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