商标侵权行为案例分析之美国Inwood间接侵权案

商标侵权行为在当下时有发生，公司宝小编整理具有相当的代表性案件来分析商标侵权行为，商标商品的平行进口问题，但却因商品属于国家强制安全认证的产品而变成了侵犯商标权问题。相关行为不属于《商标法》《商标法实施条例》和《商标纠纷解释》中所明文规定的任何侵犯商标权的行为，但法院却判决被告承担侵犯商标权责任，这是怎么回事呢？下面和公司宝小编一起来看看吧！

商标侵权行为案例分析之美国Inwood间接侵权案

Inwood Laboratories，Inc. v. Ives Laboratories，Inc Supreme Court of the United States，456 U.S. 844（1982）

O’CONNOR 法官：

本场诉讼要求我们考虑这种情况，即目的在于仿制由竞争对手在某注册商标下投入市场的类似药品的外观的仿制药的制造商是否应该为分发这种仿制药的药剂师的商标侵权责任承担替代责任。

1955年，被上诉人艾夫斯实验室公司（以下简称"艾夫斯"），获得关于药物环扁桃酯的专利权，这是一种用于脑血管疾病的长期辅助治疗的血管扩张剂的专利。直到其专利于1972年到期，艾夫斯保留了其制造和销售此药的独占权，这种药被注册在艾夫斯销售药品 CYCLOSPASMOL的商标下，它是一种白色的粉末，做成彩色的胶囊并提供给批发商 、零售药剂师和医院。艾夫斯任意选择蓝色胶囊，印有"艾夫斯 4124"的为 200 毫克剂量，蓝红组合的胶囊印有"艾夫斯4148"的为400 毫克剂量。

艾夫斯的专利过期后，包括申诉人的普莱默制药实验室、伍德实验室和 MD 药业有限责任公司（统称为"仿制药生产商"）的几个仿制药生产商开始销售环扁桃酯。他们故意复制CYCLOSPASMOL胶囊的外观，200 毫克和 400 毫克剂量规格的药也做成和艾夫斯相应剂量相同的颜色。

艾夫斯使用的销售方法反映了正常的行业惯例。因为只有通过处方才能获得环扁桃酯，艾夫斯没有直接将广告做到最终的消费者身上。相反，艾夫斯的代表选择个别拜访那些分发产品文献和启动样品的医生。艾夫斯最初的努力是想说服医生CYCLOSPASMOL是优于其他血管扩张剂的。既然其专利已经过期并且一般制造商已进入市场，艾夫斯致力于说服医生说明仿制药的处方不能取代CYCLOSPAS-MOL。

仿制制造商也按照正常的行业做法，他们通过给批发商、医院和零售商分发目录来促销药品，而不是与医生直接联系。这些药品目录如实描述仿制的环扁桃酯为"等价"或"比得上"CYCLOSPASMOL。另外，一些目录包括仿制药品和CYCLO-SPASMOL的价格比较以及一些涉及仿制胶囊的颜色比较。这些仿制产品装在散装容器中达到批发商、医院和药剂师手中，散装容器上会如实显示产品制造商名字。

一个药剂师，他在配药中不管是用CYCLOSPASMOL 还是仿制药，他都会将胶囊从收到的容器中拿出并放入贴有自己标签的瓶中，然后分配给消费者。因此，最终的消费者除了胶囊本身的标识外没有看到任何其他的区别标识。

IIA

艾夫斯是在美国纽约东区地区法院提起的诉讼，根据的是《兰哈姆法》第32条和第 43条第（a）款以及纽约不公平竞争法。

艾夫斯根据《兰哈姆法》第32条提出的索赔要求源自于其指控一些药剂师配发的仿制药品错贴CYCLOSPASMOL的标签。艾夫斯认为，制造商使用外观相似的胶囊和含有价格比较以及显示胶囊颜色的目录条目会诱导药剂师非法替代CYCLOSPASMOL并且给仿制药错贴CYCLOSPASMOL的标签。虽然艾夫斯没有指称申诉人利用艾夫斯的商标用于自身产品的生产和分发，但申诉人确实促成了药剂师错贴仿制环扁桃酯药标签的侵权行为。

艾夫斯根据《兰哈姆法》第43条第（a）款要求的索赔，称申诉人涉嫌虚假指定他们产品的来源，通过复制艾夫斯使用的胶囊的颜色和把他们的仿制产品作用等同于CYCLOSPASMOL进行促销。为了支持他的要求，艾夫斯提出它的胶囊的颜色不具有功能性，并且已经在消费者中发展出了第二含义。

艾夫斯认为.只要仿制产品可以得到，药剂师就会继续把仿制药品错贴上CY-CLOSPASMOL 标签，所以，他要求法院禁止申诉人销售与艾夫斯使用的相同颜色和形式的CYCLOSPASMOL 胶囊。另外，艾夫斯要求根据《兰哈姆法》第 35条获得赔偿。

B

地区法院拒绝艾夫斯的关于禁止申诉人销售与艾夫斯的产品外观相同的仿制药品的请求。对于基于《兰哈姆法》第 32条提出的要求，地区法院表示，虽然申诉人"知道和蓄意煽动"药剂师错贴标签的行为证明申诉人和药剂师对商标侵权应负责任，但是艾夫斯没有足够的证据获得临时救济。艾夫斯也没有确定申诉人是否有和药剂师勾结或者暗示他们忽视药剂师的处方。

第二巡回上诉法院维持了地区法院的判决。在即将到来的决定是非曲直的审判中，为了支持地区法院，上诉法院详细定义了根据《兰哈姆法》第32条的诉讼主张的要素。法院指出申诉人根据《兰哈姆法》第32条应负侵权责任，如果或者他们建议甚至暗示零售商将仿制的环扁桃酯装在瓶中并且贴上艾夫斯的商标标签，或者申诉人已经知道或者有理由知道零售商在进行违反法规的行为却还继续销售环扁桃酯给零售商。

C

发回重审后，地区法院对原告的请求进行了判决。适用上诉法院认可的《兰哈姆法》第32条的测试，地区法院裁决申诉人没有建议甚至暗示药剂师错误地将仿制药当成 CYCLOSPASMOL。

在得出这一结论前，法院首先寻找表明申诉人故意诱导商标侵权的直接证据。因为申诉人的代表并没有对医生和药剂师进行个人拜访，申诉人也不能直接建议

不当的药物替代。所以，法院认为，不当的建议，如果有的话，应该来自目录和宣传材料。法院判决，申诉人所提供的材料不能"完全理解为"建议商标侵权。

审判法院接下来考虑药剂师错贴标签的实例的证据，由于频繁的仿制药对CY- CLOSPASMOL 的不恰当替换提供了申诉人通过提供模仿药品并结合比较价格广告而暗中建议药剂师不恰当地替换药品的环境证据。在审查了错贴标签事件的证据之后，地区法院得出结论，这种事件发生的太频繁了以至于不能证明这种推断，即申诉人的目录和模仿性颜色的使用已经"含蓄地招致"药剂师错贴标签。此外，在错贴标签已经发生的范围内，法院发现错贴标签起因于药剂师错误理解了《纽约药品替代法》的要求而不是蓄意企图将仿制的环扁桃酯仿冒为CYCLOSPASMOL。

地区法院还发现艾夫斯未能确立其依据《兰哈姆法》第43条第（a）款的诉讼主张。在得到结论时，法院认为蓝色和蓝红色对于患者、医生和药剂师来说都是功能性的：许多老年患者都是将治疗效果和药剂颜色联系起来；一些患者把药物混合放在一个容器里，只通过颜色来区分各个药；颜色在紧急情况下，还可以起到识别药物的作用；并且对于品牌药，相同颜色的使用和一般的药物等价物可以防止避免混淆。另外，由于艾夫斯没能证明颜色指示药物的来源，法院认为，颜色没有获得第二含义。

在没有明确说明地区法院的裁决明显错误并且因下面我们讨论的理由，上诉法院认定申诉人违反了《兰哈姆法》第32条。上诉法院没有支持艾夫斯的其他诉讼主张。我们颁发调卷令并且现在推翻上诉法院的判决。

IIIA

像下级法院正确地辨明的那样，侵犯商标专用权的赔偿责任可以延及那些实际上用别人的商标给商品错贴标签的人以外的人。即便制造商没有直接控制分销链中的其他人，但在一定环境下也要对其侵权行为负责。因此，如果制造商或者经销商有意引诱别人去侵犯商标，或者他继续供应他的产品给那些他知道或者有理由知道正在进行商标侵权的人，制造商或者经销商就要为这种欺骗行为造成的伤害共同负责。

无可争议的是那些用艾夫斯注册商标错贴仿制药标签的药剂师违反了《兰哈姆法》第32条。但是，这些申诉人是否应对药剂师的侵权行为负责实际上还要看申诉人是否有意引诱药剂师给仿制药贴错标签，或者明知药剂师给仿制药贴错标签仍继续供其环扁桃酯。地区法院认为艾夫斯在这两方面都没有提供事实证据。

B

在审查地区法院的事实裁决时，上诉法院主要受《联邦民事诉讼规则》第52条第（a）款的约束。这条规则承认并依赖给予审判法庭法官苹果证人的可信性并衡量证据的唯一机会。出于对审判法官的尊重，除非上诉法院具有"已经犯错误的确切和可靠的确信"，它必须接受审判法院的裁决。

IV

在推翻地区法院判决时，上诉法院最初认为原审法庭对于艾夫斯所提供的证明在纽约的非法替代和贴错标签的模式没有予以足够的重视。仅因其应该对错贴标签这个证据予以比原审法院更多的重视这一条，上诉法院就驳回地区法院的裁决，上诉法院显然是错的。确定证据的分量及可信度是事实审判者的特殊职责。因为审判法院关于贴错标签实例的重要性的裁决并不完全错误，它们不应当被干扰。

接下来，在完成其自己对证据的审查之后，上诉法院得出结论说，证据足以确立违反了《兰哈姆法》第32条。在得到其结论时，上诉法院受到几个因素的影响。首先，它认为，申诉人本来合理地预料到相当数量的药剂师的错误行为，这些药剂师提供模仿的、价格较低的产品，如果仿制药替代了价格更高的品牌药而并未给消费者提供更优惠的话，它就能给药剂师提供经济利益。其次，它不同意审判法院的的确发生的错贴标签行为反映了对州法的要求的混淆的裁决。再次，它得出结论说，在纽约非法的替代和错贴标签既非微不足道，也非无意之举。最后，上诉法院指出它进一步受事实影响，即申诉人并未提供"任何生产模仿药与CYCLOSPASMOL 无关的正当理由的说服性证据"。

那些结论的每一个都与地区法院的裁决相反。上诉法院不能代替审判法院进行证据解释，因为上诉法院可能提供另外一种结构的事实，用不同的方法解决模糊之处，并且裁决更改地区法院明显认为无辜的诉讼。

V

上诉法院错误地撤销了并无明显错误的事实裁决。因此，上诉法院判定申诉人违反《兰哈姆法》第 32条的判决被驳回。

虽然地区法院也驳回了艾夫斯控诉申诉人违反了《兰哈姆法》第43条第（a）款和州反不正当竞争法，但是上诉法院也没有处理这项请求。因为《兰哈姆法》第43条第（a）款和州反不正当竞争法在实践中相较于第32条有更宽的禁止范围，地区法院的判决驳回了艾夫斯的要求是因为那些议会立法必须单独被审查。因此，我们将此案送回给上诉法院，以获得符合此意见的进一步判决。撤销并发回重审。

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