侵犯商标权诉讼主张提起当事人是否要承担否定被控行为案例分析

在任何消费者混淆是可能的情况下，没有任何使用能被承认为正当，而且尽管地区法院并未直接处理举证负担问题，它似乎在表明没有消费者混淆的情况下判决KP胜诉，我们准予KP请求的调卷令，就可能混淆对商标侵权指控的正当使用抗辩的意义，以及基于那种理由证明其使用不可能导致消费者混淆的理由而抗辩的当事人的义务，下面和公司宝小编一起来了解下侵犯商标权诉讼案例分析吧！

侵犯商标权诉讼主张提起当事人是否要承担否定被控行为案例分析

KP Permanent Make-up Inc.v.Lasting Impression Inc Supreme Court of the United States，328 F.3d 1061（2004）

Souter法官：

这里的问题是，对侵犯商标权诉讼主张提起的合理使用的法定积极抗辩的当事人是否要承担否定被控行为，会使消费者混淆受影响的商品或服务的来源的任何可能性的举证责任。我们认为不需要。

本案中每一方当事人都销售纹绣，一种皮下注射的颜料和液体的混合物，目的是掩盖伤疤和修饰天然肤色，每一方当事人都在市场营销和销售其产品时使用某种变体的"micro color的词。申诉人KP Permanent Make-Up，Inc.（以下简称"KP"）宣称自1990或1991年就在广告传单、自1991年就在颜料瓶上使用这个单一词的变体。被申诉人Lasting Impression I，Inc.及其被许可人McN International，Inc.（以下合称"Lasting"）否认KP那么早开始使用这个词，但是，为当前的意图，我们承认KP的陈述为真实的；地区法院和上诉法院也都这么认为，而争议事实并不影响我们对这个问题的解决。1992年，Lasting向美国专利商标局申请包含"Micro Colors"这个词的商标注册，该词是黑色方块中由一根绿色柱体分开的白色字母。专利商标局于1993年注册给Lasting，而1999年注册成为不可否认的。

也是在1999年，KP制作了一种10页的广告小册子，上面使用了一个大的打印字体的"microcolor"，激起了Lasting要求KP停止使用该术语。相反，KP在加利福尼亚中区法院对Lasting提起了诉讼，基于不只一个理由寻求它的"microcolor"文字并不侵犯Lasting所主张的独占权的宣告性判决。Lasting提起了反诉，和其他事情一起主张KP侵犯了"Micro Colors"的商标权。

KP在侵权反诉中基于正当使用的法定积极抗辩寻求即决判决。在裁决Lasting已经容许KP使用这个术语描述其商品而不是作为一个商标之后，地区法院认为，KP行为正当且具有善意，因为不可争议的事实表明KP在Lasting采用这两个词的复数形式作为商标之前就已经连续地使用"microcolor"这个术语。在并未调查这种行为是否可能导致混淆的情况下，地区法院得出结论说，KP已经完成其根据《兰哈姆法》第115（b）（4）条的积极抗辩并在Lasting的侵权诉讼主张中作出 KP胜诉的即决判决。

在上诉中，第九巡回上诉法院认为，地区法院没有深入探究部分消费者就KP的商品的来源可能混淆的问题就处理合理使用抗辨而犯了错。上诉法院认为，在任何消费者混淆是可能的情况下，没有任何使用能被承认为正当，而且尽管地区法院并未直接处理举证负担问题，它似乎在表明没有消费者混淆的情况下判决KP胜诉（"因此，KP只能从正当使用抗辩中获益，如果KP对'micro color'这个术语的使用和Lasting的商标之间不存在混淆可能性的话"）。由于上诉法院裁决，根据该法院评估混淆可能性的8因素测试存在着相关的有争议的重要事实，上诉法院推翻了即决判决而要求审查该案。

我们准予KP请求的调卷令，就可能混淆对商标侵权指控的正当使用抗辩的意义，以及基于那种理由证明其使用不可能导致消费者混淆的理由而抗辩的当事人的义务，以处理上诉法院之间的分歧。我们现在取消上诉法院的判决。

II--A

《1946年商标法》（即以其主要支持者而著名的《兰哈姆法》）规定，贸易或服务商标的使用者有机会向专利商标局注册。如果该注册接下来满足包括继续使用连续5年的进一步条件，"商业中使用这种注册商标指示注册中规定的商品的来源的权利"就"将是不可否认的，除了列明的特定例外之外"。

当"这种使用可能导致混淆、或者导致错误，或者欺诈"时，注册商标所有人（不管是否不可否认）有权针对商业中模仿该商标的人提起民事诉讼。尽管不可否认的注册是"注册人商业中使用该商标的独占权的结论性证据"，原告要胜诉仍然要提供"《兰哈姆法》第32条定义的侵权的证据"。像刚解释的那样，那要求证明被告的实际行为可能在消费者头脑中产生关于相关商品或服务来源的混淆。当理解一方当事人可用的积极正当使用抗辩的进一步规定的相关部分时，必须记住原告的这种举证责任，该方当事人"对被指控为侵权的名称、术语或图案的使用是一种善意的、描述性的和正当使用的只为描述该方当事人的产品或服务或其地理来源的使用，而不是作为商标使用"。

有两点是明显的。《兰哈姆法》第33条（b）款将证明混淆可能性的举证责任分配给了指控侵权的当事人，即使当其依赖一种不可否认的注册时也是这样。而国会在确定《兰哈姆法》第33条（b）款（4）项的正当使用抗辩的要素时没有提到任何混淆可能性。

从这些文本确定的点出发，很难说主张合理使用抗辩必须承担否定混淆的举证责任。似乎可信的是，国会在《兰哈姆法》第32条并非打算使用"可能导致混淆或者导致错误或者欺诈"这种描述性的短语以描述商标所有人证明消费者混淆的可能性的条件，而是打算依赖《兰哈姆法》第33条（b）款（4）项中简短起草的"正当地使用"这个短语以表示给被告否认混淆的举证责任。"在国会将某特定语言包括进某法规的某一条而在同一法规的另一条中省略它的情况下，通常推定国会在这种根本不同的包括或者排除中是有意和有目的地如此做。"

我们在Lasting的建议中也没有发现更多说服力，其建议是第33条（b）款（4）项的"正当使用"是对反不正当竞争普通法中发展出的混淆可能性测试间接包含。Lasting肯定是正确的，即某些不正当竞争案件会强调另一个人在进行贸易时使用一个术语散播混淆时走得太远，而或者禁止这种使用或者命令被告包含一种弃权声明。但是，不正当竞争普通法也容忍包含于另一个人的商标之中的词的描述性使用产生的某种程度的混淆。当这些案件和将消费者混淆的可能性考虑为决定某种使用是否正当时的一种因素相一致时，它们并不代表这样的命题，即混淆的评估本身就可能是决定性的。的确，任何人都不可能绕开它们，任何抗辩都有完全否定混淆可能性的举证责任。

最后，对侵权诉讼中的典型诉讼进程的观察清楚表明施加给被告证明不混淆的举证责任的不连贯性。如果某原告成功地确立包括消费者混淆可能性的要素的商标侵权的表面证据，被告可以提供反驳证据以削弱原告在这个（或任何）要素上的证据的效力，或者提起阻止救济的积极抗辩，即使表面证据情况是完好的，还可以两者兼做。但是给予被告积极表明原告在证明某些要素（就像混淆）时不可能成功的抗辩是没有意义的。被告所需要做的全部不过是使原告在那一点上已经承担举证责任的事实裁决不具说服力。当不可知论发挥作用时，被告不需要法院的真正相信。换句话说，只在当原告已经用优势证据表明了可能混淆的时候，被告才可能需要积极抗辩，但是根据Lasting的理论，被告在这种情况下将会被预先处理。"它不合逻辑地主张，在抗辩变得相关的唯一情况下也不能主张抗辩。"当对原告的混淆观点纯粹反驳将使被告有权胜诉时，提供不存在混淆加善意的积极抗辩是没有意义的，不管是否是善意的。

通过主张这种"古怪"（oddity）反映了作为历史问题的正当使用抗辩的"发育不全"特征，Lasting试图为这种积极抗辩观念的反常找借口。Lasting主张，由于正是1988年国会补充了不可否认的商标所有人的独占权"服从于侵权证明"的明确规定，在1988年之前，不存在商标所有人证明混淆可能性的条件。这种观点认为，在1988年之前，就可能混淆的问题要求被告在基于合理使用理由而抗辩时证明混淆的不存在是合理的。当1988年《商标法》使商标所有人承担证明可能混淆的义务时，这种修改并不能够缓解合理使用的被告的突然奇怪的证明不存在混淆的举证责任，这种混淆是原告在一开始就应该证明的新的举证责任。

但是这种解释不能成立。不仅仅是那将是高度可疑的，使得《兰哈姆法》第33条（b）款（4）项成为多余和无意义。该论点的主要问题是其错误的前提：Lasting的不可否认的商标的所有人在1988年之前不需要证明混淆可能性的假定是错误的。

可能性的条件，而是打算依赖《兰哈姆法》第33条（b）款（4）项中简短起草的"正当地使用"这个短语以表示给被告否认混淆的举证责任。"在国会将某特定语言包括进某法规的某一条而在同一法规的另一条中省略它的情况下，通常推定国会在这种根本不同的包括或者排除中是有意和有目的地如此做。"

我们在Lasting的建议中也没有发现更多说服力，其建议是第33条（b）款（4）项的"正当使用"是对反不正当竞争普通法中发展出的混淆可能性测试间接包含。Lasting肯定是正确的，即某些不正当竞争案件会强调另一个人在进行贸易时使用一个术语散播混淆时走得太远，而或者禁止这种使用或者命令被告包含一种弃权声明。但是，不正当竞争普通法也容忍包含于另一个人的商标之中的词的描述性使用产生的某种程度的混淆。当这些案件和将消费者混淆的可能性考虑为决定某种使用是否正当时的一种因素相一致时，它们并不代表这样的命题，即混淆的评估本身就可能是决定性的。的确，任何人都不可能绕开它们，任何抗辩都有完全否定混淆可能性的举证责任。

最后，对侵权诉讼中的典型诉讼进程的观察清楚表明施加给被告证明不混淆的举证责任的不连贯性。如果某原告成功地确立包括消费者混淆可能性的要素的商标侵权的表面证据，被告可以提供反驳证据以削弱原告在这个（或任何）要素上的证据的效力，或者提起阻止救济的积极抗辩，即使表面证据情况是完好的，还可以两者兼做。但是给予被告积极表明原告在证明某些要素（就像混淆）时不可能成功的抗辩是没有意义的。被告所需要做的全部不过是使原告在那一点上已经承担举证责任的事实裁决不具说服力。当不可知论发挥作用时，被告不需要法院的真正相信。换句话说，只在当原告已经用优势证据表明了可能混淆的时候，被告才可能需要积极抗辩，但是根据Lasting的理论，被告在这种情况下将会被预先处理。"它不合逻辑地主张，在抗辩变得相关的唯一情况下也不能主张抗辩。"当对原告的混淆观点纯粹反驳将使被告有权胜诉时，提供不存在混淆加善意的积极抗辩是没有意义的，不管是否是善意的。

通过主张这种"古怪"（oddity）反映了作为历史问题的正当使用抗辩的"发育不全"特征，Lasting试图为这种积极抗辩观念的反常找借口。Lasting主张，由于正是1988年国会补充了不可否认的商标所有人的独占权"服从于侵权证明"的明确规定，在1988年之前，不存在商标所有人证明混淆可能性的条件。这种观点认为，在1988年之前，就可能混淆的问题要求被告在基于合理使用理由而抗辩时证明混淆的不存在是合理的。当1988年《商标法》使商标所有人承担证明可能混淆的义务时，这种修改并不能够缓解合理使用的被告的突然奇怪的证明不存在混淆的举证责任，这种混淆是原告在一开始就应该证明的新的举证责任。

但是这种解释不能成立。不仅仅是那将是高度可疑的，使得《兰哈姆法》第33条（b）款（4）项成为多余和无意义。该论点的主要问题是其错误的前提：Lasting的不可否认的商标的所有人在1988年之前不需要证明混淆可能性的假定是错误的。

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