商标法关于Samara Brothers公司商标纠纷案

商标法关于Samara Brothers公司商标纠纷案，被上诉人 Samara Brothers 公司设计和制造儿童服装。它的主要产品是一系列装饰有桃心、花朵、水果以及类似东西的春夏连体泡泡纱套装。包括JCPenney 在内的一些连锁店通过与 Samara签订的合同销售这一系列的服装，下面就和公司宝一起来看看该案件的具体内容。

上诉人Wal-Mart Stores 公司是全国最闻名的零售商，销售包括儿童服装在内的服装。在1995年，Wal-Mart 与供应商 Judy-Philippine 公司签订合同，约定生产一系列在1996年春夏销售的儿童套装。Wal-Mart 提供给Judy-Philippine一些 Samara 生产的童装的照片，Judy-Philippine 生产的衣服就是在这个基础上制造的；Judy-Philip-pine确实仿制了Samara的16种服装，仅仅做了小改动，而这16种服装中有很多包含有受版权保护的元素。在1996年，Wal-Mart 迅速地销售所谓仿冒品，总共获得了超过115万美元的利润。

在1996年6月，JCPenney的一个采购员打电话给 Samara 的负责人，抱怨她发现Samara 的服装在Wal-Mart 销售，但是价格比合同允许 JCPenney 销售的价格要低。Samara 的负责人告诉采购员 Samara 并没有提供其服装给Wal-Mart 销售。不管怎样.他们产生了怀疑.Samara 正式做了一项调查.发现 Wal-Mart 和几家主要的零售商——-Kmart、Caldor、Hills和 Goody——在销售由 Judy-Philippine 生产的 Samara 套装的仿冒品。

在发出停止侵权函后，Samara 在美国纽约南区法院提起诉讼，起诉 Wal-Mart、Judy-Philippine、Kmart、Caldor、Hills和 Goody，因根据联邦法律侵犯了 Samara 的著作权，根据纽约法律构成消费者欺诈和不正当竞争，以及——为我们的目的最相关的—根据《兰哈姆法》第43条（a）款侵犯未注册的商业外观。所有的被上诉人在审判之前都已经和解，除了Wal-Mart。

在长达一周的审理之后，陪审团支持了 Samara 的所有诉讼请求。然后Wal-Mart就法律问题对判决提出了一项动议，声称特别是根据《兰哈姆法》第 43 条（a）款的目的，Samara没有足够的证据支持判决 Samara的服装设计能够作为有显著性的商业外观而得到法律保护。地区法院否决了这项动议，并判决赔偿 Samara 的损失、利息、诉讼费和律师费总计160万美元，同时提供禁令救济。第二巡回法院维持了对判决的法律问题的动议的否决。我们发布调卷令。

《兰哈姆法》规定了商标注册，其第45条定义的是商标包括"「 已经使用或者意图使用的】用以识别和区分【生产者的】产品……与其他生产者制造和销售的产品，以及表明产品来源的任何字母、名称、符号，或者图案，或者任何它们的组合"。根据《兰哈姆法》第2条注册的标志使其所有人可以起诉一个违反了《兰哈姆法》第32 条的侵权人；也可以使其所有人推定这个标志是有效的，以及在5年的连续使用后通常可以获得不可否认的地位。除了保护注册标志，《兰哈姆法》第43条（a）款规定生产者可以起诉任何一个使用"任何字母、名称、姓名、符号，或者图案，或者任何它们的组合……它们可能会引起对于产品的来源、主办关系以及对他或者她的产品的认可的混淆……"，正是后者是关于解决这个案件问题的条款。

根据《兰哈姆法》第2条定义的可以注册的商标的范围，以及根据《兰哈姆法》第43条（a）款列举的可诉的会产生混淆的商标的范围已经被认为包括，不仅是字母标志，如"nike"，以及符号标志，如 nike 的"swoosh"符号，还包括"商业外观"——其最初仅包括产品的包装，或者"装潢"，但是在最近这些年，许多上诉法院已经将其扩大为包括产品的设计。这些法院常常不经讨论就断定这些商业外观根据有关条款已经构成一个"符号"或者"图案"，而我们也得出类似的结论。"因为人类可能将任何能够传达意义的东西使用为'符号'或者'图案'，逐字去读的话，《兰哈姆法》的这种语言是没有任何限定的"。对《兰哈姆法》第2条以及43条 a款的这种解读最近已经被第43条（a）款中最近增加的规定所支持，第43条（a）款之（3）项特别提及了"根据该章对没有登记在主簿上的商业外观侵犯的民事诉讼"。

《兰哈姆法》第 43条（a）款的文本对在何种情况下未注册商业外观可以获得保护并未提供指导。它并不要求生产者表明被主张侵权的特征是非"功能性的"，也无需表明可能会对寻求保护的产品造成混淆。《兰哈姆法》第43条（a）款也没有明确要求生产者表明其商业外观是显著的但是法庭普遍强加了那个条件，因为如果没有显著性，商业外观不会"引起对产品的来源、主持关系、或者认可的混淆"，正如本条要求的。而且，根据《兰哈姆法》第2条，显著性是商业外观获得注册的明确的先决条件，而"根据《兰哈姆法》第2条标志有权获得注册的一般原则在很大程度上适用于决定一个未注册的标志能否根据第43条（a）款获得保护"。

在根据评估第2条《兰哈姆法》一个标志的显著性的时候（并因此通过类比《兰哈姆法》第43条（a）款），法院认为，某个标志是显著的，通过如下两种方式之一；第一，某个标志是固有显著的，如果"其固有性质可用来识别某种特定来源"。在字母标志的情形下，法院运用最初由法官 Friendly 创设的现代经典测试，在这个测试中，"任意的"（"骆驼"烟），"臆造的"（"柯达"胶卷），或者"暗示的"（"Tide"洗衣剂）字母标志被认为有固有显著性。第二，某个标志已经获得第二含义，即使它不是固有显著的，如果它已经产生第二含义。第二含义出现在这样的情形，即"在公众头脑中，某个标志的首要意义在于识别产品的来源而不是产品本身"。

对于固有显著的标志和产生第二含义的标志进行司法区分已经在成文法上有坚实的基础。《兰哈姆法》第2条要求准许任何"可以将申请人的产品与他人的产品区分开来的"标志进行注册——除各种有限的例外之外。它也规定，除有限的例外之外，"这一章的任何规定都不能阻止申请人使用的标志获得注册，如果标志已经在申请人商品的交易中获得显著性"，即那些没有固有显著性的仅仅通过获得第二含义变成显著的标志。然而，《兰哈姆法》第2条并不要求这样的结论，即标志的每一类必定包括申请人的商品能够通过它们而可以和其他人的商品相区分的某些没有第二含义的标志—-在每一类中，某些标志都是固有显著的。

的确，至于至少一种类型的标志——颜色——我们认为标志没有从来都是固有显著的。在Qualitex案中，原告制造和销售了绿—金色的干洗熨烫机垫。在被上诉人开始销售相似颜色的垫子后，原告根据《兰哈姆法》第43条（a）款提起诉讼，然后，在对垫子的颜色获得注册后，根据《兰哈姆法》第 32 条增加了一项诉讼请求。

我们认为颜色可以作为商标获得保护，但是仅仅在获得第二含义之后。通过类比Abercrombie & Fitch 测试建立的对字母标志的测试进行推理，我们注意到，产品的颜色与"臆造的""任意的"或者"暗示性的"的标志不同，因为它几乎不会"自动的告诉消费者它指涉某个品牌"，并且不会"马上发出一个品牌或者一种产品的来源的信号"。然而，我们注意到"随着时间的推移，消费者可能会将某种产品或者其包装上的特定的颜色……视为某个品牌"。因为这种颜色，就如一个"描述性"的字母标志，可能最终"指示产品的来源"，我们的结论是它可以在获得第二含义后得到保护。

对我们而言，似乎设计，如颜色，不是固有显著的。特定类型的文字标志和产品包装的固有显著性的属性源于这样的事实，即将某个特定的词与某种产品联系起来或者把其装入某显著的包装的目的常常是为了识别该产品的来源。即使字母和包装可以发挥辅助功能——如，一个暗示性的字母标志（如"Tide"作为洗衣剂的标志）可能会在消费者的大脑中唤起积极含义，以及某鲜艳夺目的包装（如，Tide 的装着液体洗衣剂的结实而明亮的塑料瓶）可能会在拥挤的货架中吸引本来漠不关心的消费者的注意——-它们的主要功能仍然是来源识别。因而消费者预先将这些符号视为生产者的象征，这就是为什么这些符号"几乎自动的告诉消费者他们指的是某个品牌"，且"直接…发出某品牌或者产品来源的信号"。在假定消费者倾向于将某个词或者包装视为产品来源的不合理的情况下，如，这个附着的词是描述商品的（"Tasty"面包）或者表示商品的地理来源的（"Georgia"桃子）——固有显著性就不存在。这就是为什么商标法通常将这些"纯粹描述"这些商品或者"主要地理地描述它们"的词排除在可以因固有显著性而获得注册的词之外的原因。在产品设计的情况下，像在颜色的情况下一样，我们认为消费者把这种特征视为来源的倾向不存在。通常，消费者意识到这样一种事实，即使是最不同寻常的产品设计—如一个企鹅形状的鸡尾酒混合器——也不能识别产品的来源，但是会使产品本身更加实用或者更加吸引人。

产品设计几乎总是服务于产品目的而不是来源识别这一事实不仅使得固有显著性有问题，而且使得适用固有显著性原理会对其他消费者利益造成损害。不应通过使基于所谓的固有显著性而针对新进入者的貌似合理的诉讼威胁更容易的法律规则而剥夺消费者与产品设计通常发挥的实用和美学功能的竞争利益。当然，提起一场貌似合理的诉讼有多容易取决于固有显著性测试的明晰性，以及产品设计的什么地方是关键的，我们几乎没有信心相信会建立一个合理的、清楚的测试。被上诉人以及合众国法庭之友强烈建议我们采用产品设计相关部分测试，此测试是由海关法院和专利上诉法院在 Seabrook Foods，Inc.v.Bar-WellFoods，Ltd.案中针对产品包装形成。和其他事情一起，在决定某种产品包装的固有显著性的时候，这个意见认为，"不管它是一个普通的基本形状或者设计，不管它在某个特定领域是独特或者不寻常的，也不管它仅仅是对一种通常被采纳的形式的提炼，还是对被公众认为是产品的外观或者装饰的著名装饰形式进行提炼"，这样的测试很少会提供反竞争攻击诉讼的即决处置（summary disposition）的基础。的确，在口头辩论的时候，合众国法律顾问非常明白不会对测试是否适用于每个案件给出一个确定的答案，仅仅说"在这一点上这是一种非常困难的情形"。

当然，真实的是.寻求排除新的竞争者的进入必须确定设计特征 的非功能性——一种涉及其美学吸引力的考虑的证明。然而，竞争就被妨碍了，不仅为成功的诉讼所妨碍，而且为貌似合理的成功诉讼威胁所妨碍，且考虑到固有来源识别设计的不可能性，允许基于所谓的固有显著性的诉讼的博弈对我们来说似乎得不偿失。对于那些通常可以获得保护的设计的生产者尤其如此，这些设计是固有地识别来源（如果存在这样的设计的话）但是还没有获得第二含义的设计，通过外观设计专利或者版权法对设计进行保护——的确，如被上诉人在本案中为这些设计的某些元素所做的。其他保护方式的有效性极大地减少了有可能在我们判决某个产品设计因没有获得第二含义而不能根据《兰哈姆法》第43条（a）款获得保护后接着发生对生产者的损害。

被上诉人辩称：我们在Two Pesos 案中的判决排除了一种结论，即产品设计商业外观永远不可能有固有显著性。在Two Pesos 案，我们认为 Mexican 连锁饭店的商业外观，原告形容为"愉快的就餐环境，包括装饰有手工品、鲜艳颜色、绘画和壁画的内部就餐环境和露天平台"，在没有获得第二含义的情况下可以根据《兰哈姆法》第43条（a）款获得保护。Two Pesos案毫无疑问建立了商业外观可以是固有显著性的法律原则，但是没有确认产品设计可以是固有显著的。Two Pesos 案不适合我们这里的立场，因为系争的商业外观、饭店的装饰对我们来说似乎并不构成产品设计。它既不是产品包装——如我们所讨论的，产品包装通常由消费者用来指示来源——也不是与产品包装类似的其他某些东西，和当前的案件没有关系。

被上诉人辩称：这种区分Two Pesos 的方式会迫使法庭分清产品设计和产品包装商业外观。在这些边缘地带确实会有些疑难案件：如，经典可口可乐玻璃瓶，对这些喝可口可乐然后就丢了瓶子的消费者而言可能是包装，而对于瓶子收集者而言就构成产品本身，或者对于购买经典的瓶装可乐而非听装可乐的消费者而言它本身又是产品的一部分，因为这些消费者认为喝瓶装可乐更加时髦。然而，我们相信，区分产品设计和产品包装的频率和难度会比必须确定何时某种产品设计是固有显著的频率和难度要小。在某种程度上，他们是类似的案件，我们相信法院应该保持谨慎，以及将模棱两可的商业外观归类于产品设计，因而要求具有第二含义。这种接近性将暗示在采纳固有显著性原则时具有相对小的效用，而在要求证明第二含义时具有相对多的消费者收益。

我们认为，在根据《兰哈姆法》第43条第 a款提起的对未注册商业外观的侵权诉讼中，某产品的设计是显著的从而可获得保护，但仅仅在获得第二含义以后。第二巡回法院的判决被推翻，案件根据该意见发回重审。

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